【판시사항】
[1] 특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우, 그 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부(원칙적 소극)
[2] 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 보기 위한 요건 및 그 요건으로서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것’의 의미와 그 판단 방법
[3] 명칭이 ‘혈분 사료 제조방법’인 확인대상발명은, 전체적으로 명칭이 ‘유기성 폐기물을 순간 고온처리하여 사료를 제조하는 방법’인 특허발명의 청구항 1, 2와 기술적 구성이 균등한 범위 내에 있으므로, 특허발명의 권리범위에 속한다고 한 사례
[4] 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 계약이나 경매절차에 의해 양도한 경우, 그 물건에 관한 특허권이 소진되는지 여부(적극)
[5] 방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없는 경우, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 그 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 특허권이 소진되는지 여부(소극)

【판결요지】
[1] 특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정한 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.
[2] 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 다만, 여기서 말하는 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것’은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.
[3] 명칭이 ‘혈분 사료 제조방법’인 확인대상발명은, 명칭이 ‘유기성 폐기물을 순간 고온처리하여 사료를 제조하는 방법’인 특허발명의 청구항 1, 2와 그 임펠라의 회전속도에서 다소 차이가 있으나, 그 차이에도 불구하고 위 발명들에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그 회전속도를 치환하더라도 위 청구항 1, 2에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하여, 전체적으로 위 청구항 1, 2와 기술적 구성이 균등한 범위 내에 있으므로, 특허발명의 권리범위에 속한다고 한 사례.
[4] 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다. 그리고 방법의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우에도 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진되며, 위에서 본 특허권 소진의 근거에 비추어 볼 때 물건의 양도가 계약에 의한 경우뿐만 아니라 경매절차에 의한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 특허권 소진의 법리는 적용된다.
[5] 방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서는, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 특허권이 소진되지 않는다.

【참조조문】
[1]

특허법 제135조
[2]

특허법 제135조
[3]

특허법 제135조
[4]

특허법 제127조 제2호
[5]

특허법 제99조

【참조판례】
[1]

대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결(공2001하, 2116),

대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결(공2005상, 868) / [2]

대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3517 판결(공2002하, 2245),

대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결(공2002하, 2452),

대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결(공2009하, 1239)

【전문】
【원 고】

【피 고】

【변론종결】
2009. 12. 4.

【주 문】
 
1.  특허심판원이 2008. 10. 29. 2007당2791호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 
2.  소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】
주문과 같다.

【이 유】
1. 기초사실
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증
 
가.  원고들의 특허발명
(1) 명칭 : 유기성 폐기물을 순간 고온처리하여 사료를 제조하는 방법
(2) 출원일(우선권 주장일) / 등록일 / 등록번호 : 1996. 6. 24.(1995. 6. 28.) / 1998. 11. 23. / 제178505호
(3) 청구범위와 도면 : [별지 1] 기재와 같다(이하 원고들의 특허발명을 ‘이 사건 특허발명’이라고 하고, 이 사건 특허발명의 각 청구항을 ‘청구항 0 발명’과 같은 방식으로 줄여 쓴다).
 
나.  확인대상발명
확인대상발명은 원고들이 특정한 ‘혈분 사료 제조방법’으로서, 그 설명서 및 도면은 [별지 2] 기재와 같다.
 
다.  이 사건 심결의 경위
(1) 원고들은 2007. 10. 11. 특허심판원에 2007당2791호로 확인대상발명은 이 사건 특허발명 중 청구항 1, 2 발명과 기술적 구성이 동일하거나 균등하여 그 권리범위에 속한다고 주장하면서, 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
(2) 특허심판원은 2008. 10. 29. 확인대상발명은 청구항 1, 2 발명과 기술적 구성이 동일하거나 균등하기는 하나, 원고들의 위 각 발명에 대한 특허권은 피고가 실시하고 있는 확인대상발명에 대한 관계에서 이미 소진되었으므로, 확인대상발명은 청구항 1, 2 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로, 피고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 
2.  확인대상발명이 청구항 1, 2 발명과 기술적 구성이 동일하거나 균등하여 그 권리범위에 속하는지 여부
가.  청구항 1, 2 발명의 구성요소 분석
청구항 1 발명은 유기성 폐기물을 함수율이 65% 내지 50%가 될 때까지 예비 건조하여(이하 ‘구성요소 1’이라 한다) 예비 건조된 사료를 초고온 장치로 이송한 다음 280℃ 내지 330℃의 열풍에서 3,000rpm으로 고속회전하는 임펠라에 약 1초간 순간 접촉분쇄시킨(이하 ‘구성요소 2’라 한다) 사료를 열풍과 함께 110℃ 내지 175℃로 유지되고 있는 건조실에서 2초 내지 10초간 건조시켜 함수율을 13% 이내로 건조시킴(이하 ‘구성요소 3’이라 한다)을 특징으로 하는 유기성 폐기물을 순간 고온처리하여 사료를 제조하는 방법이다.
그리고 청구항 2 발명은, 청구항 1 발명에 있어서, 유기성 폐기물이 음식잔재물, 맥주박, 도축장에서 폐기되는 소, 돼지의 내장과 피, 참지내장, 붕어즙, 개소주, 한약 등 건강식품의 착즙 폐기물인(이하 ‘구성요소 4’라 한다) 유기성 폐기물을 순간 고온처리하여 사료를 제조하는 방법이다.
 
나.  기술적 구성의 대비
(1) 구성요소 1, 3, 4의 대비
구성요소 1에는 확인대상발명의 ‘유기성 폐기물을 함수율 50% 정도로 탈수하는 예비건조 과정’의 구성(갑 제1호증의 14면 3~4행)이, 구성요소 3에는 ‘분쇄된 유기성 폐기물 분말을 열풍과 함께 110℃ 정도로 유지되고 있는 건조실에서 2초 내지 10초간 건조시켜 함수율을 12% 이내로 건조하는 과정’의 구성(갑 제1호증의 14면 6~7행)이, 구성요소 4에는 ‘도축장에서 폐기되는 소·돼지의 피로 이루어진 유기성 폐기물’의 구성(갑 제1호증의 14면 1~2행)이 각 대응되는데, 이들 대응하는 구성요소가 각각 실질적으로 동일하다는 점에 대하여 당사자들 사이에 다툼이 없다(2009. 10. 15. 제1차 변론준비기일).
(2) 구성요소 2의 대비
(가) 쟁점
구성요소 2에는 확인대상발명의 ‘탈수된 유기성 폐기물을 분쇄기로 이송한 다음 300℃ 내외의 열풍에서 1,450rpm으로 고속회전하는 프로펠러(임펠라)에 약 1초간 순간 접촉분쇄시키는 과정’의 구성(갑 제1호증의 14면 4~5행)이 대응되는데, 피고는 임펠라의 회전속도가 3,000rpm과 1,450rpm으로 서로 다른 것을 제외하고는, 이들 구성요소가 실질적으로 동일하다는 점을 자인하고 있다(2009. 10. 15. 제1차 변론준비기일).
그런데 특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정한 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이므로( 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결, 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 참조), 아래에서는 피고가 다투고 있는 임펠라 회전속도에 있어서의 수치 차이가 균등한 기술구성의 범위 내에 있는 차이인지 여부를 살펴본다.
(나) 판단
1) 법리
확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 확인대상발명이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이나, 다만, 여기서 말하는 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다( 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 참조).
2) 구체적인 판단
가) 이 사건에서 보건대, 유기성 폐기물을 이용한 사료제조방법에서 종래의 자연건조방법, 직화건조방법, 간접열건조방법에 의하면, 수분을 증발시키는 것이 번잡한 동시에 시간이 많이 소요되고, 열전달과 수분확산이 어려워 고온열풍에 의하여 표면은 타면서도 내부는 습기가 많은 상태로 존재하여 장시간 보관 사용이 어려우며, 열풍에 장시간 노출되어 영양소의 변질이 우려되는 문제점이 있으므로, 청구항 1, 2 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위하여 예비 건조된 사료를 초고온장치로 이송한 다음 280℃ 내지 330℃의 초고온의 열풍에서 3,000rpm으로 고속회전하는 임펠라에 약 1초의 짧은 시간에 순간 접촉분쇄시키고, 이와 같이 분쇄된 사료를 110℃ 내지 175℃의 고온의 건조실에서 2초 내지 10초간의 짧은 시간 동안 건조시켜 사료를 제조하고자 한다는 것(갑 제3호증의 1면 밑에서 23~15행, 2면 밑에서 21~17행, 14~2행, 5면 3~6행)을 그 특유한 과제해결원리로 하고 있다.
청구항 1, 2 발명의 이와 같은 과제해결원리 및 청구항 1, 2 발명의 명세서에 의하더라도 임펠라의 회전속도를 특별히 3,000rpm으로 특정한 기술적 이유에 대하여는 별다른 설명이 없는 점을 참작할 때, 위 각 발명에서 임펠라의 회전속도는 유기성 폐기물에 충분한 강도와 횟수로 충격을 가하여 약 1초의 짧은 시간에 이를 순간적으로 접촉분쇄시키기 위하여 임펠라를 고속으로 회전시킨다는 데 그 기술적 의의가 있는 것일 뿐, 위 각 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위하여 굳이 임펠라의 회전속도가 그 기재와 같이 3,000rpm이라는 특정한 수치로 한정될 것이 요구되는 것은 아니라고 할 것이므로, 청구항 1, 2 발명에 특정된 3,000rpm이라는 임펠라의 회전속도 자체는 고속회전에 대한 하나의 예시 속도에 불과하여 위 각 발명의 특유한 기술수단을 구현하기 위한 본질적인 부분이라고는 할 수 없고, 단지 임펠라의 회전속도가 유기성 폐기물을 약 1초의 짧은 시간에 순간적으로 접촉분쇄시킬 정도로 고속이라는 점에 위 각 발명의 구성으로서의 본질적인 의미가 있다고 할 것이다.
나) 그런데 확인대상발명도 앞서 본 바와 같이 ‘유기성 폐기물을 함수율 50% 정도로 탈수하는 예비 건조 과정, 탈수된 유기성 폐기물을 분쇄기로 이송한 다음 300℃ 내외의 열풍에서 1,450rpm으로 고속회전하는 임펠라에 약 1초간 순간 접촉분쇄시키는 과정 및 분쇄된 유기성 폐기물 분말을 열풍과 함께 110℃ 정도로 유지되고 있는 건조실에서 2초 내지 10초간 건조시켜 함수율을 12% 이내로 건조하는 과정’으로 이루어져 있어, 예비 건조된 유기성 폐기물의 함수율, 열풍의 온도, 회전하는 임펠라에의 접촉시간, 건조실의 온도 및 건조시간, 최종 생산된 사료의 함수율, 사료를 제조하는 단계 및 순서 등에서 청구항 1, 2 발명과 아무런 차이가 없으므로, 이들 발명의 과제해결원리는 동일하다고 할 것이다.
그리고 앞서 본 바와 같이, 청구항 1, 2 발명에서 임펠라의 회전속도를 3,000rpm으로 특정한 데는, 유기성 폐기물에 충분한 강도와 횟수로 충격을 가하여 약 1초의 짧은 시간에 이를 순간적으로 접촉분쇄시키기 위하여 임펠라를 고속으로 회전시키고자 함에 그 기술적 의의가 있는 것인데, 확인대상발명에서의 임펠라의 회전속도 1,450rpm 역시 청구항 1, 2 발명에서의 회전속도와 마찬가지로 유기성 폐기물을 약 1초의 짧은 시간에 순간적으로 접촉분쇄할 수 있을 정도의 고속회전임은 앞서 본 바와 같으므로, 회전속도의 수치에 있어서는 다소 차이가 있기는 하지만, 청구항 1, 2 발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 위 각 발명과 동일한 작용효과를 나타낸다고 할 것이다.
또한, 확인대상발명에서 임펠라의 회전속도 1,450rpm은 청구항 1, 2 발명에서 임펠라의 회전속도 3,000rpm까지 도달하는 중간과정의 회전속도인바, 임펠라의 회전속도를 위 3,000rpm보다 낮은 1,450rpm으로 하더라도 위 각 발명의 목적 및 효과를 달성함에 있어서 앞서 본 바와 같이 아무런 차이가 없으므로, 임펠라의 회전속도를 위와 같이 치환하는 것은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 임펠라의 모양과 크기, 시설을 운영함에 있어서의 경제성 등을 고려하여 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다 할 것이다.
다) 위에서 본 바와 같이, 확인대상발명에서의 임펠라의 회전속도는 1,450rpm으로서 청구항 1, 2 발명에서의 임펠라 회전속도 3,000rpm과 다소 차이가 있기는 하나, 그 차이에도 불구하고 이들 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 임펠라의 속도를 3,000rpm에서 1,450rpm으로 치환한다고 하더라도 청구항 1, 2 발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명한 한편, 이 사건에서 확인대상발명이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정도 찾아 볼 수 없으므로, 위와 같은 임펠라 회전속도의 차이는 균등한 기술구성의 범위 내에 있다고 할 것이다.
 
다.  소결론
결국, 확인대상발명은 청구항 1, 2 발명의 각 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소를 모두 포함하고 있어, 전체적으로 청구항 1, 2 발명과 기술적 구성이 균등한 범위 내에 있다고 할 것이므로, 위 각 발명의 권리범위에 속한다.
 
3.  특허권이 소진되어 확인의 이익이 없다는 피고의 주장에 대한 판단
가.  피고의 주장
피고는 예비적으로, 방법의 발명인 청구항 1, 2 발명의 실시에만 사용되는 것으로서, 청구항 1, 2 발명에 대한 특허권의 공유자 중의 한 명이었던 소외 1의 소유였던 사료제조설비(이하 ‘이 사건 설비’라 한다)가 소외 2를 거쳐 피고에게 양도된 이상, 원고들의 청구항 1, 2 발명에 대한 특허권은 피고가 이 사건 설비를 사용하여 확인대상발명을 실시하는 것과 관련해서는 이미 소진되었다고 해야 하므로, 원고들이 이러한 소진된 특허권을 근거로 하여 이 사건 권리범위확인 심판청구를 하는 것은 확인의 이익이 없어 부적법하다고 주장한다.
 
나.  판단
(1) 법리
(가) 방법의 발명에 대한 특허권의 소진
물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다 할 것이고, 방법의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우에도, 양수인 및 그 전득자(轉得者)는 위 물건을 이용하여 특허 대상 방법을 사용할 수 있는 것을 전제로 특허권자 및 양수인으로부터 물건을 양수하는 것이라는 점, 따라서 이 물건을 이용하여 그 방법의 발명을 실시할 때 특허권자의 허락을 요한다고 한다면 시장에서의 상품의 자유로운 유통이 저해될 것이라는 점, 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의해 이러한 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 장래의 양수인 또는 전득자에 의한 특허의 실시 대가를 포함하여 물건의 양도가액을 결정하는 것이 가능하므로 특허발명을 공개한 대가를 확보할 수 있는 기회가 충분히 보장되어 있다고 볼 수 있는 점을 고려할 때, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진된다고 해야 할 것이며, 위에서 본 특허권 소진의 근거에 비추어 볼 때 물건의 양도가 계약에 의한 경우뿐만 아니라 경매절차에 의한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 특허권 소진의 법리는 적용된다고 할 것이다.
(나) 특허권의 공유와 방법특허의 소진
그러나 방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서는, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 아래에서 보는 바와 같은 점들을 고려할 때, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 특허권이 소진되지 않는다고 해야 할 것이다.
즉, 특허법은 특허권의 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다고 규정하고 있기는 하나( 특허법 제99조 제3항), 방법발명에 있어서는 특허권 실시의 본질적인 내용은 그 특허방법 자체를 사용하는 데 있는 것이지, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조, 판매하는 데 있지는 않을 뿐만 아니라, 이러한 물건의 제조 및 양도행위가 그 방법특허의 실시에 있어서 반드시 수반되거나 일반적으로 예견되는 행위라고 할 수도 없으므로, 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다는 위 규정이, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조, 판매함으로써 다른 공유자의 특허권을 소진시키는 정도까지 각 공유자의 특허실시권을 보장하는 규정이라고 할 수는 없다.
또한, 특허권의 공유자가 아무런 제한 없이 제3자에게 특허권 지분을 양도하거나 실시허락을 할 수 있도록 허용한다면, 특허권 지분의 양수인이나 새로운 실시권자의 수와 그들의 자본력, 기술력 및 신용 여하에 따라 다른 공유자의 이익이 침해될 우려가 있으므로, 특허법은 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위하여, 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다고 규정하고 있다( 특허법 제99조 제2항, 제4항). 그런데 방법의 발명에 있어서, 특허권의 공유자 중 일부의 소유인 물건이 그 소유자가 아닌 다른 공유자의 동의 없이 양도되었을 경우에도, 그 물건이 방법특허의 실시에만 사용되는 물건이라고 하여 특허권이 소진된다고 한다면, 이러한 물건의 양수인은, 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권을 실시한 결과 얻어진 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건의 양수인의 경우에는 특허가 구현되고 화체되어 있는 물건을 단순히 사용하는 것뿐인 것과는 달리, 다른 공유자의 동의 없이도 그 양수한 물건을 이용하는 한 물건이 소멸될 때까지 계속하여 방법특허를 실시할 수 있는 결과가 되고, 더 나아가 특허권의 공유자 중 1인이 그 방법특허의 실시에만 사용하는 물건을 계속하여 제조, 판매하는 경우에는 그 물건을 양수함으로써 그 물건에 의하여 방법특허를 실시할 수 있는 실시권자가 양산됨으로써 실질적으로 각 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 않고도 실시권을 허락할 수 있는 것과 같은 결과가 초래되게 되는데, 이러한 결과는 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위한 위 특허법 규정들의 취지에 비추어 볼 때 허용될 수 없다.
(2) 이 사건에서의 판단
(가) 인정사실
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2, 4, 5호증, 제6호증의 1, 2, 변론 전체의 취지
1) 청구항 1, 2 발명은 1998. 11. 23. 소외 3 주식회사, 소외 1, 원고 2의 3인을 공유자로 하여 특허등록이 되었는데, 소외 3 주식회사와 소외 1은 2006. 1. 23. 원고 1에게 그들의 특허권에 대한 공유지분을 양도하였다.
2) 이 사건 설비는 청구항 1, 2 발명의 실시에만 사용되는 설비로서 원래 소외 1의 소유였다. 그런데 소외 2가 2004. 3. 22. 광주지방법원 목포지원 2003타경1077호 부동산 임의경매절차에서 전남 함평군 학교면 (이하 지번 생략) 공장용지 및 위 지상 공장과 함께 위 공장 안에 설치되어 있는 이 사건 설비를 매수한 다음, 2005. 12. 7.경 피고에게 위 공장용지 및 공장을 매도하면서 그 무렵 이 사건 설비 역시 피고에게 함께 양도하였다.
(나) 피고가 이 사건 설비를 이용하여 확인대상발명을 실시하는 것과 관련하여 원고들의 특허권이 소진되었는지 여부
위 인정사실에서 본 바와 같이, 이 사건 설비는 청구항 1, 2 발명의 실시에만 사용되는 것으로서 원래 소외 1의 소유였다가 2004. 3. 22.경 소외 2에게 이전되었고, 그 이후인 2005. 12. 7. 무렵에 다시 피고에게 양도되기는 하였으나, 이 사건 설비가 소외 2에게 이전될 당시 청구항 1, 2 발명에 대한 특허권은 소외 1, 소외 3 주식회사, 원고 2 3인의 공유였는데, 이 사건 설비의 소유자였던 소외 1 이외의 다른 공유자들인 소외 3 주식회사와 원고 2가 이 사건 설비의 이전에 동의하였음을 인정할 아무런 증거가 없다.
따라서 앞서 본 특허권의 공유와 방법특허의 소진에 관한 법리에 비추어 볼 때, 피고가 이 사건 설비를 이용하여 확인대상발명을 실시하는 것과 관련하여 원고들의 청구항 1, 2 발명에 대한 특허권은 소진되지 않았다 할 것이므로, 특허권의 소진으로 인하여 이 사건 권리범위확인 심판청구가 확인의 이익이 없어 부적법하다는 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다(한편, 을 제2, 3호증에 의하면, 소외 1이 2004. 2. 19. 소외 2에게 청구항 1, 2 발명의 특허권에 대한 통상실시권을 허락하였고, 소외 2가 2006. 1. 18. 피고에게 위 통상실시권을 양도한 사실을 인정할 수 있으나, 소외 1이 통상실시권을 허락함에 있어서 청구항 1, 2 발명 특허권의 다른 공유자들이었던 소외 3 주식회사와 원고 2의 동의를 얻었음을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 위 통상실시권 허락은 특허법 제94조 제4항에 위반하여 무효라고 할 것이고, 피고가 통상실시권을 양수한 것도 위와 같은 무효의 통상실시권 허락에 터잡아 이루어졌을 뿐만 아니라 통상실시권의 양수에 대하여 특허권자의 동의를 얻었음을 인정할 아무런 증거가 없는 이상 특허법 제102조 제5항에도 위반하는 것이므로, 피고는 청구항 1, 2 발명에 대한 적법한 통상실시권자가 아니다).
 
4.  결론
그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있어 이를 받아들이기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
[별지 1, 2 생략)]

판사 노태악(재판장) 노갑식 유영선

[특허법원 2009.12.18, 선고, 2008허13299, 판결]